Principio de especialidad marcaria
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Principio de especialidad marcaria. Dirigido a determinar la compatibilidad de signos idénticos o semejantes cuando se aplican en sectores de productos o servicios que son diferentes dentro de un área comercial determinada, es decir, permite que convivan marcas idénticas para productos distintos, siempre que estos sean lo suficientemente distintos como para que no se suscite el riesgo de confusión respecto del origen empresarial.
Sumario
Definición
Según el profesor Fernández-Novoa: “la marca no estriba en un signo abstractamente considerado, sino que es un signo puesto en relación con una o varias clases de productos o servicios. Paralelamente, el derecho sobre la marca no recae sobre un signo per se, sino sobre un signo puesto en relación con una o varias clases de productos o servicios”. Cada marca nace y establece inmediatamente, por su propia naturaleza, una relación a un producto previamente determinado.
Modalidades integrantes
Al referirnos a la Propiedad industrial como rama fundamental que integra el contenido de la Propiedad Intelectual, hay que hacer referencia obligada a las diferentes modalidades que la integran, fundamentalmente aquellas que otorgan derechos, y que constituyen su contenido objeto de estudio.
Estas modalidades presentan características que permiten unirlas en determinados grupos de familias, aunque a la vez se diferencian cada una de ellas dentro del grupo por sus elementos particulares, por ejemplo, las modalidades que son protegidas mediante patentes y dentro de este grupo, las invenciones se distinguen del resto de las modalidades que lo integran; así se tienen a los signos distintivos y dentro de estos a las marcas – signo distintivo por excelencia-, que presentan características muy propias que las hacen ser diferentes del resto de los signos distintivos que integran esa familia.
Entre estos estos elementos se destaca la presencia de las clases –clasificador internacional de Niza o nacional- de productos y servicios a ser representados en el mercado por esas marcas, lo que hace que cada signo marcario tenga la misión de distinguir y diferenciar determinados productos o servicios en el mercado de otros similares y puedan coexistir sin crear confusión en el destinatario final: cliente, consumidor o usuario.
Distinción del término
Las marcas, a diferencia del resto de los signos distintivos, protegen, solamente, a los artículos para los cuales ha sido registrada y nada más, es decir, los productos o servicios que el solicitante reflejó expresamente en los documentos del trámite de registro y para los cuales la oficina nacional correspondiente concedió los derechos exclusivos, siendo este el efecto más palpable y directo del principio de especialidad marcaria. De aquí que esa misma marca puede ser registrada por cualquier otra persona para distinguir productos de otra clase, siempre que no hubiese adquirido notorio crédito o notoriedad suficiente que impida dicho registro o cuando los productos pueden ser confundidos por el consumidor.
Su elemento inherente
Existe una relación directa y estrecha entre el signo marcario como tal y los productos o servicios a representar, todo lo que nos lleva a pensar que los derechos exclusivos que adquiere el titular de una marca no se refieren al signo en abstracto sino a la relación entre el signo y los productos o servicios que identifica; y esto es lo que se tipifica como especialidad marcaria. Elemento que es único e inherente de las marcas.
Naturaleza de la marca
Podemos analizar la naturaleza de la marca desde dos enfoques: desde el punto de vista del consumidor y desde el del titular. En el primer caso la marca es un "objeto", es “aquella cosa que distingue a un producto frente al público” (marca en sentido objetivo); en el segundo caso, la marca es un "derecho" sobre el "objeto", “un derecho del empresario a distinguir su producto frente al público, con aquella cosa” (marca en sentido subjetivo.
Elementos esenciales
a.«Es una cosa» (generalmente conocida como «signo») b.«Que distingue» (fuerza distintiva) c.«Un producto» (que puede ser un producto material o un servicio) d.«Frente al público» (el público es el sujeto pasivo de la información)
Si falta un solo elemento, la cosa no es marca, y, si algún día lo fue, deja de serlo. Así, por ejemplo, la vulgarización de una marca termina por desnaturalizarla al perder del elemento distintivo; de igual forma, si no hay producto, porque nunca se elaboró, la marca se desvirtúa. Lo mismo puede decirse si no existiese público que conozca del producto y de la marca, entonces ella no tendría razón de ser.
Consideraciones
Una marca no llega a considerarse como tal, solo y cuando esta se vincula a determinados productos o servicios – especialidad-, cuando llega a distinguirlos y diferenciarlos en el mercado de otros similares que poseen un origen empresarial distinto; no basta únicamente con el acto de registro , deben conjugarse una serie de factores que permitan que esa marca gane un espacio en el mercado y en la mente de los consumidores respecto a los productos o servicios a los que representa. De allí, la posibilidad que dan muchos ordenamientos jurídicos de poder cancelar, ya sea de oficio o a instancia de parte interesada (3ros interesados), un registro por no uso del signo en el territorio donde fue concedido el mismo (caducidad por no uso), siempre y cuando transcurra el tiempo establecido, que para el caso cubano es de tres años ininterrumpidos.
El principio de especialidad permite que una marca que está registrada para productos cárnicos por ejemplo, pueda convivir con otra similar o idéntica dedicada a bebidas y con otra identificando sal comestible dentro de un mismo territorio comercial y perteneciendo todos a orígenes empresariales diferentes, pues los productos que representan en cada caso son de naturalezas diferentes, por lo que las marcas lo serán también.
Consideraciones jurídicas
En el ordenamiento jurídico cubano, el Decreto Ley No. 203 del año 2000 “Sobre Marcas y otros signos distintivos”, reconoce como una de las prohibiciones relativas al registro de signos marcarios la relacionada con el principio de especialidad y aunque no refiere expresamente, en el contenido de la norma (art. 17.1 – a- ), a la denominación del mismo, si es clara la presencia de este en cuanto a describirlo y cito: “a) el signo sea idéntico a una marca registrada o en trámite de registro en el país por un tercero desde una fecha anterior , para los mismos productos o servicios;” evitándose de esta forma que se afecten derechos de terceros que se posean con anterioridad a la solicitud presentada y motivo de esta prohibición.
En este acto normativo también se establece la posibilidad que tienen los titulares de los signos marcarios de reducir o limitar la lista de productos o servicios a ser representados por dicho signo, a través del trámite de Modificación – en cualquier momento de la vida del signo- o del de Renovación – al momento del vencimiento de la vigencia del mismo- (art. 111.1 y 49.2 respectivamente). Acciones que no afectan derechos de terceros, por el contrario, dan la posibilidad de apertura a nuevos derechos a terceros para ese territorio. Sin embargo, efectos diferentes produce el acto de que se intente ampliar esa lista por parte del titular del signo, acto que solo procede mediante una nueva solicitud de registro, ya que se requiere de un examen de forma y fondo ante la oficina correspondiente para garantizar no se afecten derechos concedidos a terceros, es decir, estar en correspondencia con el principio de especialidad.
Por su parte el Convenio de París de 1883 “Para la protección de la Propiedad Industrial”, enmendado en 1979, en su artículo 6 quinquies -B-1, establece como una de las prohibiciones al registro o invalidación de una marca en un país de la Unión; “cuando sean capaces de afectar a derechos adquiridos por terceros en el país donde la protección se reclama”, donde interpreta claramente la presencia del principio de especialidad marcaria.
El Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio de 1994, en lo adelante ADPIC, en consecuencia con los postulados de París, establece respeto a lo preceptuado en el artículo 6 quinquies -B-1, reconociendo las prohibiciones al registro de marcas enunciadas por este Convenio, dando, además, la posibilidad de que existan nuevas prohibiciones diferentes a las ya referidas, pero que no contravengan a las mismas (art. 15.2 en relación con art. 15.1 de ADPIC).
El principio de especialidad funge en el Derecho Marcario como regla para el registro de signos representativos de productos o servicios, encontrando su límite o excepción en las marcas notorias y renombradas, y fundamentalmente con esta última. Estos tipos de marcas, por sus características atípicas, adquieren una protección especial, incluso por encima del principio de especialidad (para el caso específico de las marcas renombradas).
En el orden jurídico internacional, el Convenio de París (art. 6 bis) y ADPIC (art. 16.3) reconocen la existencia de estas marcas especiales y su enfrentamiento con el principio de especialidad, dejando a los legisladores nacionales su posible inclusión y formas estratégicas de protección a seguir en sus respectivos ordenamientos jurídicos.
De esta forma, la nueva Ley española de marcas (Ley 17 de 7 de diciembre del 2001), reconoce a las marcas notorias y renombradas, planteando la idea de que si estas están registradas, entonces pueden adquirir una protección por encima del propio principio de especialidad.
Esto sucede para el caso de las renombradas específicamente, pues estas se extienden, en sus efectos, a cualquier producto o servicio más allá de los que protege directamente, alcanzando una protección mayor de la que en realidad se le concedió, rompiendo de esta forma con el principio de la especialidad marcaria, no siendo así para las notorias, ya que estas quedarían solo para el sector económico para el cual han sido concedidos los derechos, sin embargo, la referida Ley española establece que cuando se tiende a inferir que una marca en estado de solicitud que va a representar productos o servicios distintos a los representados por la marca notoria ya registrada tiene una conexión con esta, la misma debe ser rechazada para evitar así cualquier riesgo de confusión por asociación y frenar cualquier intento de menoscabo del carácter distintivo o de protección de la marca notoria; equiparándose, en este caso, la protección de la marca notoria como si fuera una renombrada, y por ende, rompiendo con lo establecido en el principio de la especialidad marcaria.
Puede verse como una medida defensiva y preventiva que establece el Ordenamiento Jurídico español como garantía para las marcas que han logrado un reconocimiento tal en el mercado nacional y que se encuentran registradas, pasando a un segundo plano el ya citado principio de especialidad); y si no está registrada la marca supuestamente notoria, su protección solo alcanzará a productos o servicios idénticos o similares (partiendo de su demostración previa de tal condición de acuerdo a los requisitos exigidos por la Ley para así convertirse en una prohibición relativa al registro de cualquier signo marcario, acorde al sistema marcario español, pues como dijera el Profesor Fernández Novoa: (…) el sistema español es, en realidad un sistema mixto en el que coexisten el registro y la marca usada notoria, esto es, el reconocimiento legal de las marcas notorias no registradas como una anterioridad: marca anterior a la que se encuentra en estado de solicitud, y poderle otorgar facultades al titular de la misma para poder oponerse al registro de esta en el momento procesal oportuno; pero siempre en el radio de acción de los productos o servicios para los cuales es reconocida su notoriedad, no extendiéndose más allá, sin afectar el principio de la especialidad marcaria).
Por su parte, la Legislación marcaria cubana (Decreto Ley No. 203 del 2000) establece dentro de las prohibiciones relativas (art. 17.1 inciso d) la causal de registro relacionada con las marcas notorias y a decir de este apartado, su alcance parece que va más allá de lo que se refiere a las marcas notorias y hace presencia de las renombradas, a pesar que la denominación que aparece es referente a la primera. Traspasando los límites establecidos por el principio de especialidad.
Principio de la no confusión
Otro aspecto de importancia que no debe dejarse de mencionar por el nexo que guarda con el principio de especialidad, es lo relacionado con el principio de la no confusión. De no existir este principio, no tendría sentido y fundamento la presencia del de especialidad en las marcas, pues si este último va dirigido a indicar que cada marca por sí misma está vinculada a productos o servicios determinados, el primero va a determinar el grado de protección efectiva de esa marca en relación con el primero.
Esta causal relativa de prohibición al registro de marcas encuentra su espacio, junto al de especialidad, en el ya mencionado Decreto Ley cubano No. 203 del 2000, pero específicamente en el inciso (b) del artículo 17.1.
La dimensión negativa del derecho de exclusiva sobre una marca del titular, implica que el mismo está facultado para prohibir que terceros usen la marca. El presupuesto de esta facultad negativa lo constituye el riesgo de confusión, el cual fija los límites del ius prohibendi. Así el titular de una marca sólo estará facultado a impedir a terceros el registro de un signo idéntico o semejante dentro del sector empresarial donde lo emplea, ya que solo en este sector es que será posible que el consumidor confunda los productos de un empresario con los de otro.
Por principio, una marca no puede causar confusión de ningún tipo: ni marcaria, ni informativa.
El principio de la especialidad marcaria constituye la columna vertebral del derecho de exclusiva que se adquiera sobre una marca y que conjugado con el resto de los principios que constituyen reglas en el registro de un signo marcario, facilita la armonía y la convivencia de estos en el mercado, evitándose así consecuencias negativas para los destinatarios finales de esos productos o servicios: público en general; así como para los titulares de los derechos concedidos, sin que se haga un uso abusivo del contenido del mismo.
Bibliografías
1. Consejo de estado de la república de Cuba, Decreto Ley No. 203 de 2 de Mayo del 2000, “De las Marcas y otros signos distintivos”. Gaceta Oficial Extraordinaria No. 3 del 2000.
2. Fernández Novoa, Carlos. (2001). Tratado sobre derecho de marcas. Madrid: Ediciones Jurídicas y Sociales SA.
3. Ley No. 17, de 7 de diciembre del 2001, “Ley española de marcas”.
4. Oficina española de patentes y marcas. “Gestión y evaluación de marcas”, Módulo 2: “Las Prohibiciones relativas de registro de marcas- Regulación y Régimen jurídico”.
5. Organización mundial del comercio –OMC- (1994). Acuerdo Sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC).
6. Organización mundial de la propiedad intelectual (OMPI), Clasificador de Niza, Novena Edición, Ginebra, 1 de enero de 2007.
7. Organización mundial de la propiedad intelectual (OMPI), Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, Ginebra, del 20 de marzo de 1983.
8. Riofrío Martínez-Villalba, Juan Carlos. “Principios del Derecho de Marcas en la Comunidad Europea”. Noticias Jurídicas. Mayo 2003.
